(一) 專利性評估

這是專利申請?jiān)u估最基本的內(nèi)容，主要就有關(guān)技術(shù)是否屬于專利保護(hù)的對象及范圍和是否符合“三性”要求做出評估。

1. 是否屬于專利保護(hù)的對象及范圍

申請專利，必須先考察發(fā)明創(chuàng)造是否屬于國家授予專利的范圍。例如，根據(jù)中國法律規(guī)定，不授予專利權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造有: 科學(xué)發(fā)現(xiàn)、智力活動(dòng)的規(guī)則和方法、疾病的診斷和治療方法、動(dòng)物和植物品種、用原子核變換方法獲得的物質(zhì)等。

發(fā)明專利保護(hù)的對象是“對產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案。”一般來說，專利中所說的技術(shù)方案是指運(yùn)用自然規(guī)律形成解決某種問題的技術(shù)方案，它不要求有成形的產(chǎn)品或者實(shí)際應(yīng)用，但必須具有實(shí)用性。在這個(gè)前提下，除去上面提到的五種情況，只要是屬于技術(shù)方案，就可以認(rèn)為是在發(fā)明專利保護(hù)的范圍之中。

相比來說，實(shí)用新型專利保護(hù)的范圍要窄很多，保護(hù)對象是“產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案”，對于產(chǎn)品的配方、工藝、方法、用途，以及材料替換、系統(tǒng)、部分醫(yī)療器具、不涉及產(chǎn)品形狀和結(jié)構(gòu)的線路設(shè)計(jì)等等都不予保護(hù)。

外觀設(shè)計(jì)專利保護(hù)的不是技術(shù)方案，而是“產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)”，這就是有的國家將外觀設(shè)計(jì)專利獨(dú)立立法規(guī)范的原因。

如果不符合上述三種專利保護(hù)對象的規(guī)定，則應(yīng)考慮能不能通過其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律或商業(yè)手段獲得保護(hù)。專利不是保護(hù)創(chuàng)造的唯一手段。研究表明，沒有哪個(gè)行業(yè)完全靠專利來保護(hù)，技術(shù)秘密和交付周期只是兩個(gè)最有效的保護(hù)產(chǎn)品創(chuàng)新的手段。

2. 是否具備專利的三性

盡管規(guī)定不盡相同，世界主要國家對專利 (外觀設(shè)計(jì)除外) 的授權(quán)都有三性的要求。三性是指新穎性、創(chuàng)造性、實(shí)用性。以上專利三性，簡稱專利性。在專利法中，專利性是十分重要的內(nèi)容，它是專利申請能否授權(quán)的最基本的條件。

根據(jù)我國專利法的規(guī)定，新穎性是指該發(fā)明或者實(shí)用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù); 也沒有任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，該實(shí)用新型具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步。實(shí)用性，是指該發(fā)明或者實(shí)用新型能夠制造或者使用，并且能夠產(chǎn)生積極效果。

授予專利權(quán)的外觀設(shè)計(jì)，也有與三性很相似的要求，例如要求相關(guān)外觀設(shè)計(jì)“應(yīng)當(dāng)不屬于現(xiàn)有設(shè)計(jì); 也沒有任何單位或者個(gè)人就同樣的外觀設(shè)計(jì)在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中”，就相當(dāng)于新穎性。規(guī)定“授予專利權(quán)的外觀設(shè)計(jì)與現(xiàn)有設(shè)計(jì)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)特征的組合相比，應(yīng)當(dāng)具有明顯區(qū)別”，又與創(chuàng)造性很相似。